Muitos empreendedores ainda não conhecem a possibilidade de monetizar a sua marca. Neste artigo, você vai entender como isso funciona e como fazer de forma segura, por meio do contrato de cessão. 

Bem, já sabemos da importância do registro de marca para a proteção de uma parte essencial do seu negócio. Se você ainda não sabe, sugiro que leia o nosso texto clicando aqui. 

Assim, quem não registra a marca, não é dono dela!

E o registro será uma peça fundamental para que você tenha ainda mais lucros com a sua marca. 

Por exemplo, se você tem o registro da marca “DEF”, pode ceder para que a empresa “GHI Ltda” a utilize em troca de um pagamento mensal, ou seja, você vai receber um valor fixo mensal e aumentar seus lucros. 

A única dificuldade de fazer a cessão da marca é não fazê-la de forma segura, o que pode trazer riscos jurídicos para o seu negócio. 

Ao longo desse artigo, vamos te explicar o que é a cessão de marca, como fazê-la de forma segura e quais cláusulas não podem faltar no seu contrato.

Vamos entender como isso funciona.

O que é e como funciona a cessão de marca?

Você já sabe que ceder a sua marca pode gerar muitos lucros para o seu negócio, desde que feito de forma segura. 

Porém, para isso, precisamos entender o conceito de cessão de marca. 

Por meio da cessão da marca no INPI, o titular do registro poderá ceder os direitos sobre a marca a outra pessoa física ou jurídica, cobrando por isso. 

Em outras palavras, você (caso possua a sua marca registrada) poderá deixar que outra pessoa use a sua marca, dentro dos limites estabelecidos em contrato, sem perder a propriedade dela. 

Vamos te mostrar um exemplo prático: imagine que a empresa “XYZ LTDA” quer ceder o uso da sua marca “XYZ” para a empresa “LMN LTDA”, pelo prazo de 12 meses e mediante pagamento mensal para uso apenas relacionado ao produto W.

O benefício para a empresa XYZ LTDA será contar com uma receita fixa pela cessão da sua marca, já a empresa LMN LTDA poderá fazer uso de uma marca consolidada e sem a preocupação de eventual uso indevido, já que a proteção da marca cabe ao titular.

Também podemos imaginar esse exemplo no modelo de franquias, onde o franqueador ceda o uso da sua marca para o franqueado. 

De maneira mais simples, o McDonald´s cede o uso da sua marca para todas as franquias ao redor do mundo, que se aproveitam do prestígio e reputação da marca para atrair clientes e receita.

Tudo isso só é possível graças à cessão de marca.

Se você ficou interessado em fazer algo parecido na sua empresa, é importante conhecer os requisitos para fazer a cessão da sua marca.

Requisitos para fazer a cessão da sua marca 

A cessão da marca pode acontecer de duas formas: de maneira gratuita, sem um pagamento em troca da cessão, ou de maneira onerosa, em que haverá uma pagamento para que seja feito o uso da marca. 

Para que haja a cessão da marca de forma regular, é preciso preencher alguns requisitos previstos na Lei de Propriedade Industrial, sendo eles: 

• Compatibilidade entre o serviço prestado por aquele que irá usufruir da cessão da marca e o ramo em que a marca está registrada ou intenta o registro. Aqui, é preciso que a marca tenha atuação apenas em determinada área para que não haja confusão entre marcas ou colidência. 

• A cessão deverá ser sobre todas as marcas registradas ou protocoladas, ou seja, todas as marcas iguais ou semelhantes serão cedidas de forma conjunta. 

Cuidado para não confundir cessão da marca com transferência da marca! 

Entender essa diferença é fundamental para auferir os resultados da cessão da sua marca.

Vamos explicar melhor no próximo tópico. 

Entenda a diferença entre transferência da marca e cessão de marca

A transferência da marca de um titular para outro pode acontecer de diversas maneiras, dentre elas, após a fusão de empresas, por sucessão legítima ou testamentária, por falência ou por meio da cessão de marca. 

Se a empresa WXY ltda sucede a empresa ABC ltda, a primeira poderá fazer uso da marca da segunda, sem qualquer pagamento por isso. 

Este é um clássico exemplo de transferência da marca.

Já a cessão da marca irá acontecer da forma como mencionada no primeiro tópico, ou seja, no mesmo exemplo, a empresa WXY ltda irá ceder a sua marca para a empresa ABC ltda fazer uso dela, mediante pagamento e seguindo o que foi acordado no contrato.

Nesse caso, por exemplo, é possível estabelecer uma limitação no contrato para que a marca não seja utilizada em campanhas de marketing que envolvam algum tema específico. 

Pelos exemplos, conseguimos perceber que a cessão da marca é uma das formas de transferência das marcas, mas ambas não são a mesma coisa.

Por meio da cessão, o empreendedor consegue ter maior domínio de como a sua marca será utilizada e eventualmente, proibir o uso inadequado. 

Desde que o seu contrato de cessão esteja de forma completa, segura e personalizada, conforme discutiremos no próximo tópico. 

Afinal, eu consigo fazer a cessão da minha marca através de um contrato?

A cessão da marca deve ser feita com muito cuidado, já que a Propriedade Intelectual é um dos grandes ativos de vários negócios.

Desse modo, para garantir a cessão da marca de forma segura, é preciso fazer um contrato de cessão, o que vai resguardar ambas as partes ao deixar claro quais serão as obrigações de cada um, penalidades em caso de descumprimento das obrigações, o que pode gerar o encerramento do contrato e a forma de solução de eventuais conflitos. 

Para trazer segurança a ambas as partes, o contrato de cessão deverá conter diversas disposições, tais como:  

• Se a cessão será gratuita ou onerosa. Sendo onerosa, qual o valor da contraprestação, periodicidade e formas de pagamento. Exemplo: você irá ceder a sua marca e receberá o pagamento de X reais mensais por isso, todo dia 10. 

• Formas de garantir a integridade do uso da marca. Exemplo: você irá ceder a sua marca, desde que o terceiro não a utilize em conjunto com expressões ofensivas. 

• Eventuais formas de responsabilização pelo uso da marca. Exemplo: se o terceiro para o qual você cedeu a marca, utilizá-la juntamente com uma expressão ofensiva, ele deverá pagar uma multa no valor de X reais.  

• Dentre outras várias disposições. Exemplos: tempo de duração do contrato, impossibilidade do terceiro ceder a sua marca para outro e em quais hipóteses poderá haver a rescisão contratual, como em caso de não pagamento. 

Tais disposições deverão estar descritas de forma pormenorizada nas cláusulas do contrato. Por exemplo, na cláusula do pagamento, você deverá se atentar para o valor, a periodicidade e a forma de pagamento.

Já na cláusula sobre a integridade no uso da sua marca, é importante deixar detalhado em quais circunstâncias ela poderá ser usada, tais como, em campanhas de marketing e quando será proibido o uso, por exemplo, associada a uma expressão pejorativa. 

Outra previsão contratual muito relevante é sobre eventual responsabilidade diante do descumprimento de alguma cláusula que poderá gerar multa, indenização por danos, inclusive, à imagem da marca e encerramento contratual.

Além disso, também é preciso solicitar o protocolo da petição de anotação de transferência de titular perante o INPI, em que deverá juntar a esse protocolo alguns documentos, tais como, os registros das marcas, qualificação das testemunhas e dentre outros. 

O ideal é contar com um time jurídico especializado para te auxiliar na elaboração do contrato. 

Se precisar de ajuda, chame nosso time aqui.